REsp 1448123 / RJRECURSO ESPECIAL2014/0082305-9
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO. REGISTRO DAS MARCAS "COMPANHIA ATHLETICA" E "ATHLETICA CIA DE GINÁSTICA" POR EMPRESAS DISTINTAS ATUANTES NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. POSSIBILIDADE DE GERAR CONFUSÃO AO CONSUMIDOR.
1. Recurso especial interposto em 24.07.2013 e redistribuído a esta Relatora em 26.08.2016.
2. Recurso especial em que se discute se a anterioridade dos registros da marca "COMPANHIA ATHLETICA", concedidos às empresas recorrentes, lhes dá o direito exclusivo de uso da expressão, importando na declaração de nulidade do registro da marca "ATHLÉTICA CIA. DE GINÁSTICA", concedido posteriormente à recorrida.
3. De acordo com o art. 129 da Lei 9.279/96, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional.
4. Dada a ressalva feita apenas quanto ao elemento "COMPANHIA", quando do registro da marca "COMPANHIA ATHLETICA", depreende-se que o INPI conferiu ao termo "ATHLETICA" (com "h") certo cunho de distintividade.
5. Inviável imputar às recorrentes o risco de arcar com a convivência com marca assemelhada pelo fato de o termo "ATHLETICA" ser indicativo/associativo dos serviços prestados pela empresa quando as recorrentes preocuparam-se em adicionar a letra "h" ao elemento, no intuito de conferir autenticidade e diferenciação à sua marca, afastando-se, portanto, a aplicação do art. 124, VI, da Lei 9.279/96.
6. As marcas "COMPANHIA ATHLETICA" e "ATHLÉTICA CIA DE GINÁSTICA" são consideravelmente semelhantes foneticamente e graficamente e, com efeito, a mera abreviação e inversão da ordem dos elementos que compõem a marca da recorrida não é suficiente para lhe conferir distintividade e novidade que uma marca exige para ser registrável, nos termos do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96.
7. Em razão de ambas as empresas destinarem-se ao mesmo segmento mercadológico, além da identidade gráfica e fonética entre os elementos nominativos que as compõem, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas "COMPANHIA ATHLETICA" e "ATHLÉTICA CIA DE GINÁSTICA" pelos eventuais consumidores é notória, inclusive podendo causar prejuízo à reputação da marca das recorrentes, tornando-se inviável a coexistência entre elas.
8. Recurso especial provido.
(REsp 1448123/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016)
Ementa
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO. REGISTRO DAS MARCAS "COMPANHIA ATHLETICA" E "ATHLETICA CIA DE GINÁSTICA" POR EMPRESAS DISTINTAS ATUANTES NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. POSSIBILIDADE DE GERAR CONFUSÃO AO CONSUMIDOR.
1. Recurso especial interposto em 24.07.2013 e redistribuído a esta Relatora em 26.08.2016.
2. Recurso especial em que se discute se a anterioridade dos registros da marca "COMPANHIA ATHLETICA", concedidos às empresas recorrentes, lhes dá o direito exclusivo de uso da expressão, importando na declaração de nulidade do registro da marca "ATHLÉTICA CIA. DE GINÁSTICA", concedido posteriormente à recorrida.
3. De acordo com o art. 129 da Lei 9.279/96, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional.
4. Dada a ressalva feita apenas quanto ao elemento "COMPANHIA", quando do registro da marca "COMPANHIA ATHLETICA", depreende-se que o INPI conferiu ao termo "ATHLETICA" (com "h") certo cunho de distintividade.
5. Inviável imputar às recorrentes o risco de arcar com a convivência com marca assemelhada pelo fato de o termo "ATHLETICA" ser indicativo/associativo dos serviços prestados pela empresa quando as recorrentes preocuparam-se em adicionar a letra "h" ao elemento, no intuito de conferir autenticidade e diferenciação à sua marca, afastando-se, portanto, a aplicação do art. 124, VI, da Lei 9.279/96.
6. As marcas "COMPANHIA ATHLETICA" e "ATHLÉTICA CIA DE GINÁSTICA" são consideravelmente semelhantes foneticamente e graficamente e, com efeito, a mera abreviação e inversão da ordem dos elementos que compõem a marca da recorrida não é suficiente para lhe conferir distintividade e novidade que uma marca exige para ser registrável, nos termos do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96.
7. Em razão de ambas as empresas destinarem-se ao mesmo segmento mercadológico, além da identidade gráfica e fonética entre os elementos nominativos que as compõem, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas "COMPANHIA ATHLETICA" e "ATHLÉTICA CIA DE GINÁSTICA" pelos eventuais consumidores é notória, inclusive podendo causar prejuízo à reputação da marca das recorrentes, tornando-se inviável a coexistência entre elas.
8. Recurso especial provido.
(REsp 1448123/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016)Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos
votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por
unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto
da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Dr(a). AMANDA
MARTINS NAVEGANTES, pela parte RECORRENTE: VERTICAL EMPREENDIMENTOS
ESPORTIVOS LTDA e ACADEMIAS CIAATHLETICA LTDA. Dr(a). FLORIANO DUTRA
NETO, pela parte RECORRIDA: ACADEMIA ESPORTIVA MENEGASSI LTDA - ME.
Data do Julgamento
:
15/09/2016
Data da Publicação
:
DJe 30/09/2016
Órgão Julgador
:
T3 - TERCEIRA TURMA
Relator(a)
:
Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Informações adicionais
:
"O conhecimento do recurso especial como meio de revisão do
enquadramento jurídico dos fatos realizado pelas instâncias
ordinárias se mostra absolutamente viável; sempre atento, porém, à
necessidade de se admitirem esses fatos como traçados pelas
instâncias ordinárias, tendo em vista o óbice contido no enunciado
da Súmula 7/STJ [...]".
Referência legislativa
:
LEG:FED LEI:009279 ANO:1996***** CPI-96 CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996 ART:00124 INC:00006 INC:00019 ART:00129LEG:FED SUM:****** ANO:********* SUM(STJ) SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUM:000007
Veja
:
(RECURSO ESPECIAL - REVISÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS -POSSIBILIDADE - SÚMULA 7 DO STJ - AFASTAMENTO) STJ - EDcl no REsp 1286704-SP(PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DA MARCA - PROTEÇÃO) STJ - REsp 1450143-RJ
Sucessivos
:
EDcl no REsp 1448123 RJ 2014/0082305-9 Decisão:15/12/2016
DJe DATA:03/02/2017
Mostrar discussão