TJRR 10081867995
CÂMARA ÚNICA – TURMA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL 0186799-33.2008.8.23.0010 (0010 08 186799-5) –
ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL - COMARCA DE BOA VISTA
APELANTE: D’ PRESENTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO: EMERSON LUIZ DELGADO GOMES
APELADO: INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA - IDR
ADVOGADA: SILENE MARIA PEREIRA FRANCO
RELATOR: DR. CESAR HENRIQUE ALVES - JUIZ CONVOCADO
R E L A T Ó R I O
Trata-se de Apelação Cível interposta por D’ PRESENTES Comércio e Representação Ltda contra sentença às fls. 70/73, da lavra do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível na Ação Cautelar Inominada, que extinguiu o processo com resolução de mérito, julgando procedente o pedido exordial, nos seguintes termos, in verbis:
“... determinando à requerida que se abstenha de utilizar a marca do autor nos produtos que comercializa sob pena de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) pela requerida.”
Em suas razões (fls. 75/93), alegou o apelante que a sentença merece reforma por não ter considerado o princípio da especialidade (arts. 59 e 64 da Lei 5.772/71 ratificado pelo art. 128 da Lei 9.279/96), consubstanciado no fato de a apelada ser escola particular registrada como associação sem fins lucrativos, hábil a prestar serviços de educação escolar.
Argumentou que na verdade não houve o registro da marca e sim, um pedido para registro, conforme se verifica nos documentos acostados pela apelada. E que, ainda que houvesse, por trata-se de diferentes ramos de atuação mercantil, é possível a coexistência de ambas no mesmo mercado, o que aliás, é salutar.
Afirmou que já vinha comercializando os produtos – uniformes com o emblema IBR - antes do suposto registro, tendo o própria Instituto, adquirido uniformes da apelante. Juntou documentação.
Ao final requereu, a declaração do efeito suspensivo da apelação e a garantia de continuar vendendo a marca, bem como, a inversão da sucumbência.
Transcorreu em branco o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão à fl. 119.
Após a distribuição, coube-me a relatoria.
Tendo em vista o disposto no artigo 82, do Código de Processo Civil e, considerando-se que em feitos desta natureza o Ministério Público tem deixado de oficiar, alegando tratar-se de interesse meramente patrimonial das partes, os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça.
É o relatório.
À Revisão, nos termos do artigo 178, III, do Regimento Interno.
Boa Vista, RR, 15 de abril de 2010.
César Alves – Juiz Convocado
Relator
CÂMARA ÚNICA – TURMA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL 0186799-33.2008.8.23.0010 (010 08 186799-5) –
ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL - COMARCA DE BOA VISTA
APELANTE: D’ PRESENTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO: EMERSON LUIZ DELGADO GOMES
APELADO: INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA - IDR
ADVOGADA: SILENE MARIA PEREIRA FRANCO
RELATOR: DR. CESAR HENRIQUE ALVES - JUIZ CONVOCADO
V O T O
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente apelação cível.
Com razão o apelante.
O cerne da questão está na resposta das seguintes questões: quais os limites da exclusividade de uso de marca registrada? É possível uma unidade escolar detentora da marca registrada estabelecer exclusividade para comercializar seu fardamento?
De início, é possível, em qualquer tempo, a juntada de novos documentos, desde que para fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Inteligência do art. 397, do CPC.
Sobre o registro de marca e os limites ao exercício do direito exclusivo, a Lei 9.279/2006 em seu art. 132 prevê:
Art. 132. O titular da marca não poderá:
I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;
II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;
III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos § 3º e § 4º do art. 68;
IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.
Depreende-se do dispositivo legal que o titular da marca não poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhe são próprios, juntamente com a marca do produto na sua promoção e comercialização.
Tampouco pode impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas às práticas legais de concorrência.
Portanto, no que tange ao registro da marca, discutido no caso em tela, trata-se da tutela de um sinal distintivo visualmente perceptível de produtos e serviços, ou seja, é pela marca que será possível diferenciá-los dos demais produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa.
É o que impende destacar para o deslinde da questão, uma vez que o direito de exclusividade da marca é restrito à classe do produto para qual foi concedido, não se estendendo para outros produtos.
Tradicional na formulação dos direitos autorais, o rol dos usos permissíveis constituem limitações à exclusividade atribuída ao titular, com vistas aos interesses da concorrência, do consumidor, ou da liberdade da palavra.
O que a lei visa proteger em relação a imitações é a possibilidade de o produto concorrente ser adquirido, por engano, justamente pelo consumidor desatento ou incapaz de reparar nos detalhes da embalagem, seja por falta de instrução, por problemas de visão ou por pressa.
No presente caso, os ramos de atividades exercidos pelas partes são distintos, não havendo confusão entre as pessoas jurídicas, pois a apelante atua como comerciante, enquanto a apelada é uma unidade escolar, não existindo nenhuma semelhança com o produto para o qual obteve licença, qual seja, prestação de serviço de ensino.
O liame estabelecido entre a apelante e a apelada foi o fato desta última, além do serviço de educação, entrar no mercado de comercialização de uniformes logo após ter solicitado o registro de sua marca e pretender exclusividade sobre seu produto, a pretexto de já haver registrado junto ao INPI a marca IBR.
Veja-se o que diz a Lei que estabelece o direito marcário em seu art. 129:
“A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”
§ 1º - Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
Para que haja violação ao art. 129 da LPI e seja configurada a reprodução ou imitação de marca pré-registrada, é necessário que exista efetivamente risco de ocorrência de dúvida, erro ou confusão no mercado, entre os produtos ou serviços dos empresários que atuam no mesmo ramo.
Evidentemente não se está discutindo a questão do registro, mas tão somente a boa fé da apelante que anteriormente ao pedido de registro da marca que ocorreu em 2006, comercializava no mercado Boavistense o uniforme com a marca IBR, conforme fez ver nos documentos acostados, tendo comercializado até mesmo com o próprio Instituto Batista de 2004 a 2006 conforme notas fiscais às fls. 95/101.
Vejamos o que a lei diz sobre o usuário anterior:
Art. 45 - À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.
Entrementes, observa-se nos autos apenas um pedido de registro e não o Certificado de Registro, conforme determinação legal. Portanto, uma possível exclusividade na comercialização do uniforme contendo a marca “IBR” somente terá vigência a partir do efetivo registro,ainda assim respeitando-se quem já comercializava com a respectiva marca.
Neste sentido:
TJRS: MENTA: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. REGISTRO NO INPI. OBRIGATORIEDADE. 1. A utilização do uso exclusivo de marca pressupõe que ela esteja registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI (Inteligência do art. 129 da Lei nº 9.279/96), caso contrário, não há falar em exclusividade. 2. Deixando a autora de provar os prejuízos que alega ter sofrido, ônus que lhe incumbia (art. 333, I, do CPC), corolário lógico é o indeferimento do pedido de pagamento de indenização. Apelação desprovida.
(Apelação Cível Nº 70030174833, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 14/10/2009)
TJRS: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL E PROTEÇÃO MARCÁRIA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. 1. PROTEÇÃO MARCÁRIA. Estando em andamento, na seara administrativa, o pedido de registro das autoras para a expressão ¿Rota do Vinho¿, na classe 38 (n° 829.535.055, depositado em 30/11/2007), há mera expectativa de direito em relação à marca para as atividades de publicidade e propaganda, marketing turístico, etc,... (Apelação Cível nº 70029001450 - Relator: Odone Sanguin - Julgamento: 15/04/2009 Publicação: Diário de Justiça 23/04/2009)
Demais disto, em consulta ao PROCON, sobre a possibilidade de venda de fardamento escolar pela própria escola, verificou-se que: “somente se a instituição educacional possuir uma marca devidamente registrada poderá estabelecer que a compra seja feita na própria escola e/ou em terceiros pré-determinados”.
Portanto, dada a diversidade de atividades das partes, não é de prevalecer o princípio da exclusividade para a apelada, posto que nos termos do art.125, Lei 9.279/96 apenas às marcas de grande renome é garantida a proteção em todos os ramos de atividade:
Art. 125 - À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
Destarte, conheço do presente recurso e dou provimento, para reformar a sentença proferida na instância a quo, julgando improcedente a ação cautelar e invertendo o ônus da sucumbência.
É como voto.
Boa Vista/RR, 04 de Maio de 2010.
César Alves – Juiz Convocado.
Relator
CÂMARA ÚNICA – TURMA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL 0186799-33.2008.8.23.0010 (0010 08 186799-5) -
ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL - COMARCA DE BOA VISTA
APELANTE: D’ PRESENTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO: EMERSON LUIZ DELGADO GOMES
APELADO: INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA - IDR
ADVOGADA: SILENE MARIA PEREIRA FRANCO
RELATOR: DR. CESAR HENRIQUE ALVES - JUIZ CONVOCADO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – MARCA – EXCLUSIVIDADE – NÃO PREVALÊNCIA – AUSÊNCIA DE RENOME NACIONAL -
SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A C O R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0186799-33.2008.8.23.0010 (0010 08 186799-5), acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Câmara Única, por sua Turma Cível, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 04 dias do mês de Maio do ano de 2010.
Des. ROBÉRIO NUNES
Presidente em exercício e Revisor
CÉSAR ALVES – JUIZ CONVOCADO
Relator
Des. LUPERCINO NOGUEIRA
Julgador
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico, ANO XIII - EDIÇÃO 4313, Boa Vista, 12 de maio de 2010, p. 012.
( : 04/05/2010 ,
: XIII ,
: 12 ,
Ementa
CÂMARA ÚNICA – TURMA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL 0186799-33.2008.8.23.0010 (0010 08 186799-5) –
ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL - COMARCA DE BOA VISTA
APELANTE: D’ PRESENTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO: EMERSON LUIZ DELGADO GOMES
APELADO: INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA - IDR
ADVOGADA: SILENE MARIA PEREIRA FRANCO
RELATOR: DR. CESAR HENRIQUE ALVES - JUIZ CONVOCADO
R E L A T Ó R I O
Trata-se de Apelação Cível interposta por D’ PRESENTES Comércio e Representação Ltda contra sentença às fls. 70/73, da lavra do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível na Ação Cautelar Inominada, que extinguiu o processo com...
Data do Julgamento
:
04/05/2010
Data da Publicação
:
12/05/2010
Classe/Assunto
:
Apelação Cível )
Relator(a)
:
JUIZ CESAR HENRIQUE ALVES
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